浅谈说明书公开不充分的审查意见答复
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吴蔚+范思婕
一、前言
《专利法》第26条第3款规定＂说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准＂，A26.3的立法宗旨是为了平衡申请人与公众的利益，做到鼓励发明创造的同时，促进技术信息的公开，即＂以公开换保护＂。
一份高质量的专利文件，在获得最大的保护范围的同时，又能使技术秘密不过于披露，但是实际专利撰写时，对于这个平衡的把握能力不足，常会导致申请文件出现不符合《专利法》第二十六条第三款规定的公开充分的问题，分析原因主要分为以下几点：①由于公开不充分的判断主体是本领域技术人员，对于本领域技术人员的技术水平高度，存在较强的主观因素，申请人因为对发明技术方案的深入了解，常常会不经意间高于＂本领域技术人员＂，将一些本应写入说明书的＂非普通技术＂误认为＂本领域的普通技术知识＂；②申请人担心技术被仿制，将技术秘密最大限度保留，导致申请文件中的技术方案无法实现；③审查员与申请人对本领域技术人员的水平把握不同，造成对＂公开不充分＂存在争议。申请文件一旦出现原因①、②造成的公开不充分问题，通常很难克服，因为通过修改克服该缺陷，通常会引入原申请文件中没有记载的内容，造成修改超范围。对于原因③造成的公开不充分问题，则对申请人答复审查意见通知书的经验有一定要求。本文主要围绕第③点论述申请人在面对＂公开不充分＂的审查意见时，可以采取的应答策略。
二、典型案例
（一）补充现有技术证据，统一本领域技术人员站位
1.案情
申请号200810178864.7，发明名称：不含异源成分的gM-阴性EHV突变体。
本申请请求保护一种包含蛋白gM缺失的马疱疹病毒（EHV）的疫苗，但說明书中未提供实验数据证明所述包含蛋白gM缺失且不含异源元成分的EHV疫苗的安全性和免疫效果。
驳回决定认为：本申请说明书中没有提供任何实验数据证明将所述的gM缺失的EHV-1和EHV-4作为疫苗的安全性及其免疫效果，也没有记载其有效量。本领域技术人员根据说明书公开的内容，无法确认根据本申请的方法制备的EHV-1和EHV-4分离株用于免疫动物时是否会引起感染或其它严重副作用，也无法判断将其作为疫苗接种后是否能取得预期的预防致病性EHV感染的效果。
请求人在复审程序中提交了附件1（WO01/60403A1），其在说明书背景技术中记载gM缺失的EHV具有免疫保护作用，本申请中的gM缺失的EHV与附件1中gM缺失的EHV相比，区别仅在于异源成分（lacZ或GFP）的缺失，病毒本身组分并没有差别，因此所属技术领域的技术人员能够预期本申请中的gM缺失的EHV与附件1中gM缺失的EHV具有相似的特性，即也具有保护力，说明书符合专利法第二十六条第三款的规定。复审撤销驳回决定。
2.分析小结
对于因缺乏实验数据而无法预测技术方案是否能够实现，导致申请文件存在公开不充分问题的审查意见，首先，需要分析该技术方案是否必须依赖实验结果加以证实才能成立，如果必须依赖实验结果才能成立，需要查看审查员的审查意见通知书中是否清楚的说明了原因，承担了初步的举证责任；其次，还需要判断技术方案的公开不充分问题可否通过提供现有技术证据说理分析或补充实验证据克服。
（二）解析发明目的，阐述本领域技术人员能够实现
1.案情
本申请请求保护一种口服液，其特征在于每升中含有枸杞子提取液25-30g、柠檬酸2g、甜菜碱0.3g、大蒜素1.2g。审查员指出说明书中只提到枸杞子提取液，没有介绍提取方法，因此，说明书没有对发明作出清楚完整的说明，本领域技术人员不能实现本发明，不符合A26.3的规定。
2.分析小结
对于该案，本申请说明书中记载所要解决的技术问题是提供一种具有提高免疫力的保健饮品，而查阅《中药大辞典》可知枸杞提取液是将枸杞通过水提或醇提等方法得到提取物，其常规功效就是滋肝补肾，提高免疫力等，本申请只是利用其常规功能，虽然本申请说明书没有记载如何获得枸杞子提取液，但是显然本领域技术人员通过常规提取方法得到的枸杞子提取液就能解决本申请提到的技术问题，达到相应的效果。
对于这类案件，首先需要找出审查员指出的造成公开不充分的特征是什么，然后分析该特征在技术方案中起何作用，如果该技术特征只是利用其常规功能或是通过检索现有技术就能了解该技术特征如何获得，不影响技术方案的实现、技术问题的解决和技术效果的获得，则不存在公开不充分的问题。
三、小结
对于公开不充分问题，所有的判断标准都要基于本领域技术人员，所以，一方面，申请人在撰写申请文件要注意不能盲目贪求大的保护范围而夸张技术效果，也不要过于隐藏核心技术，而导致本领域技术人员无法实现本发明，即凡是本领域技术人员无法从现有技术中直接、唯一地得出的有关内容，均应当写入说明书中；另一方面，对于申请人与审查员存在＂公开不充分＂争议的地方，申请人要明确问题争议的焦点，从发明的技术方案出发，围绕所争议的技术手段分析其所起的作用，并充分了解现有技术，最好能够提供期刊、书籍等现有技术证据，解释本领域技术人员能够实现该发明，而审查员在作出公开不充分的审查意见前应该充分检索，避免过度质疑，造成申请人不必要的损失。
参考文献：
[1]中华人民共和国国家知识产权局，《专利审查指南》.知识产权出版社，2010年.
[2]黄军生等.国内专利申请文件撰写中公开不充分问题及答复技巧.《审查实践与研究》，2014年第1期.
[3]季红军.从避免公开不充分角度谈专利申请文件撰写技巧.《中国发明与专利》，2015年第4期.