从审查角度简析职务发明的归属
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摘 要：我国的《专利法》中明确了要采用职务发明制度，并对职务发明进行了相应规定，然而由于法律规定的较为概括，以及实际案件的复杂性，职务发明在实际的认定中依然有诸多难点。本文中从专利申请中实质审查的角度来入手，基于审查过程中对于发明贡献的理解，判断职务发明纠纷的相关当事人对授权权利要求方案的贡献，并基于基本的民法原则来给出相应情况下的授权专利是否构成职务发明及其专利权的归属的简单建议。
关键词：职务发明；专利权；权利要求；权利归属
一、实际案件的问题
在A省出现一个关于专利权归属纠纷的案件（作者为行文需要，所提及的案件并非完全真实案例），案件的基本情况如下。
发明人W和用人单位C关于已授权专利P是否属于职务发明的诉讼纠纷：发明人W在入用人单位C之前，有一个关于专利的构思，并且将其发明内容的整体思路已经记载在一个完整的工艺流程图上，随后为了实现其工艺的工业化以创造效益，发明人W加入用人单位C，利用用人单位C的技术、设备对其构思的技术进行了实验和实施，随后发明人根据其之前的發明内容结合在用工单位C中生产中获得的实际数据，将其中生产实践中获得的数据列入实施例中，向专利局提出发明专利申请，并获得授权专利P。双方之前并未对授权专利P的归属做出约定，用工单位C认为授权专利P为职务发明，而归用工单位所有，因此诉至法院要求予以确认权利。
关于本案，从法律的角度最终要解决的问题是授权专利P是否属于职务发明，及如何认定专利权的归属。
二、职务发明的相关规定
职务发明、非职务发明是我国专利法中的特定用语。相关的法律、法规关于职务发明、非职务发明的规定有：
专利法第六条，执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人。非职务发明创造，申请专利的权利属于发明人或者设计人；申请被批准后，该发明人或者设计人为专利权人。利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位与发明人或者设计人订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的，从其约定。
专利法实施细则第十二条，专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造，是指：
（1）在本职工作中作出的发明创造；
（2）履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造。
专利法第六条所称本单位，包括临时工作单位；专利法第六条所称本单位的物质技术条件，是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等。
首先根据专利法第六条第3款的规定，用人单位和雇员可以进行事前的约定，约定优先是民法中自由原则的体现。
如果在事前的用工合同或是其他补充合同中针对某一专利的归属进行了约定，就比较不容易产生纠纷。然而在实践当中，由于各方当事人可能由于疏忽或是有一定的战略考虑，类似于案例中没有在预先进行约定权利归属的情况也还大量存在，因此对于职务发明相关规定的理解和解读是解决纠纷的关键。
针对未事前约定专利权归属的情况，要首先看看我国专利法的相关规定的变更过程。
2001年7月1日起实施的《专利法》是第二次修订版，其中关于职务发明的判定及权利归属中，不仅明示了职务发明的定义，也将原来的＂物质条件＂修改为＂物质技术条件＂。＂技术＂两字的加入，表明职务发明创造作出过程中所利用的单位的条件不仅包括物质条件，也包括技术条件。
所谓的物质技术条件包括物质条件，也包括技术条件。所谓的物质条件包括资金、设备、零部件等；所谓的技术条件包括单位拥有的不对外公开的情报和技术资料，如技术情报、技术档案或设计图纸等。相比而言，这一修改充分考虑到并说明了发明创造中创造性构思的重要性。因此，技术条件对于发明创造的完成来说更重要[1]。
三、经典案例借鉴
在上世纪90年代初，有一个比较受关注的＂钻孔压浆成桩法＂的专利权属纠纷，历经＂非职务—职务—共有—非职务＂的多次改判的过程，最终由北京高院作出＂非职务发明＂的最终判决。其中判决理由中给出的几个理由中：
（1）考虑了＂钻孔压浆成桩法＂技术方案的完成日期。
作为对专利申请的审查，应当按照先申请原则，以申请日为准。而判断一项发明创造的权利归属，则应考虑技术方案完成时间。技术方案完成日必定早于申请日，当无法证明技术方案完成日时，才应将申请日视为技术方案完成日。
当然，确定技术方案完成日，还应考虑它与申请专利的技术方案的关系，看两者有无本质区别。
如果两者无本质区别，判断专利权的归属时，应以申请专利的技术方案为判断的依据。确定技术方案完成日之后，还要看是谁完成的这项技术方案，即谁对该技术方案的实质性特点作出了创造性贡献。从而依法认定发明人的行为是职务行为，还是非职务行为，进一步确定该发明是职务发明还是非职务发明。可见，确定技术方案完成日是判断一项发明创造权归属的前提。
其中发明人在其申请的技术方案上虽然在数据上有所不同，但无本质区别[2]。
（2）认为发明人不是在履行本职工作中完成，也不是履行本单位交付的本职工作之外的任务。
（3）发明人在调离原单位1年后完成。
（4）发明的完成未利用本单位的物质条件。
（5）专利权共有必须符合事实和法律规定。
四、审查角度看授权专利的实质性贡献
对于获得授权的权利要求，其中最核心的就是权利要求本身的保护范围。
由于实际的案件较为复杂，牵涉的因素较多，例如前述＂钻孔压浆成桩法＂的专利权属纠纷中，其中所要考虑的因素非常复杂，涉及的具体需要举证的项目也非常多，所有的举证综合起来才能得到一个盖然性更高的结论。
因此本文为了方便表达观点，将本案中的讨论焦点只集中于专利审查中认定授权权利要求和所针对的审查文本的认定过程，其他的因素都不予考虑。
專利权授权后在专利局的实质审查部门的流程基本上就结束了。一般来讲，实质审查部门已经不能再对专利权具有影响，然而在一些特殊的情况下，例如在侵权、无效的过程中，可能需要对权利要求中的保护范围进行明确时候，还需要参考审查过程中的审查意见和申请人的具体答复内容，来进行确定。
且授权的权利要求的创造性判断问题也是审查过程中的焦点，依据目前国内的审查模式看，审查过程基本上都是依据《专利审查指南》中的＂三步法＂来判断权利要求方案的创造性。
因此，专利审查中对授权权利要求的确定过程其实就在一定程度上体现出获得发明授权的权利要求的具体实质性贡献内容。
具体到开篇所提到的案例中，发明人W在进入用人单位C之前已经完成了除实施例中具体数据的所有内容，即在技术方案的完成日之前，这些都已经记载在其之前所持有的工艺流程图中。具体的情况如下：
（1）如果授权的权利要求中根本不涉及任何与发明实施例中任何相关的数据内容。
即其专利的创造性并不体现在其中所提供的实验数据，相应的工艺过程本身就具有创造性，即便没有相应的实验数据，也同样不能影响其具有创造性的判断。
此种情况下，对于授权的权利要求的实质性贡献的部分就是发明人自己在所谓的技术方案完成日之前已经做出的发明构思，其中关于实施例中实验的具体数据对授权权利要求并没有做出实质性的贡献。因此，应当认为其授权的权利要求都是由发明人自己独自做出的贡献，与用人单位C没有关系，且与其所从事的具体工作都不存在联系。
（2）如果授权的权利要求中包含了实施例中所提供的相关数据，且其中从审查过程中看，是因为其中某些特定的数值或数据的限定而使权利要求的方案具备了新颖性和创造性。
在审查过程中，审查员根据自己所检索到的对比文件，会从新确定权利要求要保护的技术方案实际所解决的技术问题和达到的技术效果，根据审查员检索到的对比文件，原始申请文件中的权利要求可能已经不具备新颖性或是创造性，申请人经过修改，补入实施例中的某些具体的具有创造性的数值或数据后才使权利要求获得新颖性、创造性，并进而获得专利授权。
此种情况下，对于授权的权利要求的实质性贡献的部分是发明人W在技术方案完成日之后，利用用人单位C的物质技术条件，才得出相应的具有创造性的技术方案。
（3）如果授权的权利要求中包含了实施例中所提供的相关数据，且从审查过程中看，并没有因其中特定的数值或数据的限定而使权利要求的方案具备了创造性：
此授权的技术方案中包含了实施例中的数值或是数据，且已经授权的权利要求的方案作为一个完整的整体是不能分割开的，且其获得相应的数值或是数据也是在用人单位C提供的物质技术条件之后才得到的。此种情况下，对于整体的授权权利要求的实质性贡献的部分中既有发明人W在技术方案完成日之前的构思，也利用用人单位C的物质技术条件，才得出完整的具有创造性的技术方案。
五、专利权归属的讨论
根据前述讨论的三种情况：
（1）中情况下，授权的权利要求都是发明人自己独自作出的贡献，与用人单位没有关系，不属于职务发明，发明人应当获得专利权；
（2）中情况下，由于申请人所构思的部分已经是存在于现有技术中，真正具有创造性的内容是依靠用人单位的物质技术条件所得，显然属于职务发明，用人单位应当获得专利权；
（3）中情况下，其实发明人进入公司前的构思方案和用人单位之间都对整个完整的授权方案有贡献，不应简单的认定为属于职务发明或非职务发明。
在我国专利法和技术合同法中的规定，人们普遍认为：以发明完成的过程和发明完成所依赖的条件来衡量，发明分为职务发明和非职务发明两种。凡依法不属于职务发明的发明，就应归入非职务发明的范畴。
对于这种不宜简单认定的情况，有学者提出了所谓＂灰色区域＂发明。一种既不宜归入职务发明类，也不宜归入非职务发明类的发明。（3）中＂灰色区域＂的情况，目前国外的立法中，具有几类处理方式：
（1）产权属于发明人，单位享有普通实施权。例如日本专利法第35条规定：工作人员完成的属于单位（使用部门）业务范围内的发明，或出自于工作人员在单位的现在或过去职务而完成的发明是职务发明。对于职务发明，取得职务发明专利的权利属于工作人员，单位仅有该专利的普通实施权或依合同预先就该职务发明的归属或独占实施权达成协议。
（2）将灰色区域发明归入了非职务发明范畴，但规定单位有权将该发明的工业产权归为己有，或者要求享受部分乃至全部该发明的专利权。
例如法国专利法第3条规定：在雇员的工作合同中包括有发明任务，且雇员的职务与该发明任务相符的情况下，雇员在执行该工作合同中所作出的发明归雇主所有；雇员从事明确委托给他的设计或研究工作所做出的发明也归雇主所有……上述规定外的一切发明归雇员所有。但当雇员发明是在完成本职工作过程中，或在企业活动范围内作出，或由于考察或使用了企业专有的技术、设备、资料等时，雇主按行政法院法令规定的条件期限，有权将该发明的工业产权归为己有，或者享受部分乃至全部保护雇员发明的专利权。雇员有权获得合理报酬。
（3）规定应由单位和职工共享灰色区域发明的专利权。例知巴西工业产权法第42条规定：在没有相反规定的情况下，受雇人或受托人完成的发明成改进是由于作者的个人贡从和雇佣人的资金、数据，工具、材料、装置或设备共同产生的，应由双方同等地共有：雇佣人应有取得专属的利用许可证的权利，受雇人或受托人应有取得固定报酬的权利[3]。
以上的三种立法模式都承认灰色区域发明的存在和进行相应的权利分配，对于我们的实践中也有一定的参考意义，可以在实践中灵活使用。
六、结语
基于现行法规中职务发明的规定，的确还有许多有待解决和需要细化解释的地方，对于一个实际案件的判断需要从各个方面进行综合考量，由于作者水平所限，难免有偏颇之处，但希望提出一种不同的角度来供大家参考。
参考文献：
[1]沈娟.对职务发明创造问题的几点思考.当代经济，2011（8）：138-139.
[2]易言.＂钻孔压浆成桩法＂为什么被判定为非职务发明专利.知识产权，1992（10）：26-28.
[3]文希凯.对灰色区域发明及其归属的探讨.中国法学，1990-（5）：100-104.